商标与企业名称系列 | 解析在后企业名称与在先商标冲突问题

日期:2021-11-19
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问题概述

我国商标由国家知识产权局商标局依据《商标法》《商标法实施条例》等法律、规章进行管理,而企业名称由市场监督管理部门主要根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理实施办法》等法规和规章管理。由于分属不同部门管理、依据不同法律规定,商标与企业名称的权利冲突时有发生。在互联网经济环境下,信息传播速度快、地域范围广、行业跨度广更加剧了商标和企业名称冲突的情形。本文以在后企业名称与在先商标冲突为主题,欲对在后成立的企业在企业名称中使用与在先商标相同或近似的文字所产生的法律问题略作探析。

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法律依据

法律

具体规定

《商标法》

第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。


第五十八条将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理

《反不正当竞争法》

第六条 经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识;

(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);

(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等;

(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第一条 下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的

(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》

第四条 被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

《商标侵权判断标准》

第二十三条在同一种商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标相同的,属于商标法第五十七条第一项规定的商标侵权行为。

在同一种或者类似商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标近似、容易导致混淆的,属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称“《大局意见》”)

企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。


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类型及案例分析

企业名称与商标冲突在法律形式上通常表现为商标侵权、不正当竞争。根据《大局意见》,在后企业名称与在先商标冲突属于侵犯商标权或构成不正当竞争,关键在于在后成立的企业是否对企业名称突出使用,而《商标法》《反不正当竞争法》《审理商标民事纠纷案件解释》对此问题中商标侵权和不正当竞争的划分采取一致的路径,具体来说,在后企业名称与在先商标冲突的类型分为:

(一)在后企业名称突出使用与在先注册商标相同或近似的文字——侵犯在先商标权

根据《商标法》第五十七条第七项、《审理商标民事纠纷案件解释》第一条第一项,企业名称侵犯在先注册商标专用权需符合以下条件:

  • 在先商标为注册商标

  • 在相同或类似商品上使用

  • 突出使用

  • 易使相关公众产生误认

所谓“突出使用”,一般指突出企业名称中的字号,“使其具有相对独立的标识意义” [1] 。表现形式包括在商品、包装、交易文书以及宣传推广等商业活动中,对字号放大、加粗、标记显著颜色等,如“融创”案  [2] 中,最高院指出“本案江西融创公司在实际经营中简化使用登记字号,在商品房宣传销售过程中使用‘融创’字样,实质上产生商标性使用的效果,属于上述司法解释规定的‘突出使用’。”

需注意的是,突出使用并不仅限于对字号突出处理,而需综合考虑混淆可能性,如“蓝海”案 [3] 中,最高院指出,“现荔浦县蓝海公司在其酒店招牌、酒店用品、网页宣传图片上使用‘蓝海国际大酒店’或‘蓝海大酒店’,未避让山东蓝海公司商标权,易使相关公众误认其与山东蓝海公司有某种联系,侵犯了山东蓝海公司的注册商标专用权。原审法院仅以荔浦县蓝海公司在其酒店招牌、酒店用品、网页宣传图片上使用的‘蓝海国际大酒店’或‘蓝海大酒店’文字,字体大小相同、字型亦相同,并未突出使用涉案商标的‘蓝海’或‘蓝海国际’文字为由认定荔浦县蓝海公司未构成突出使用,适用法律错误,本院予以纠正。”

对于在同种商品或服务上使用与在先商标相同的文字作为字号时,“混淆可能性”是否为必要条件,国家知识产权局2020年发布的《商标侵权判断标准》第二十三条规定,同种商品或服务上突出使用与在先注册商标相同的字号,属于《商标法》第五十七条第一项的商标侵权行为。由于五十七条第一项未明确需“引起误认”,笔者认为,对于同种商品或服务上使用相同商标作为字号的,与商标法第五十七条第一项所规定的情形具有一致性,即默认已符合存在 “混淆可能性”的情形,因此对于在后企业,在相同商品或服务上使用与在先注册商标相同文字作为企业名称且突出使用的,无需额外证明存在混淆可能性。

(二)在后企业名称规范使用与在先注册商标或在先未注册的驰名商标相同或近似的文字,并引起混淆——构成不正当竞争

根据《商标法》第五十八条、《反不正当竞争法》第六条第四项,企业名称构成对在先商标的不正当竞争需符合以下要件:

  • 在先商标为注册商标或未注册的驰名商标

  • 在先商标具有一定影响力

  • 字号与在先商标相同或近似

  • 具有攀附在先商标的恶意

  • 易使相关公众产生误认

仅就此类案件,在先商标需为注册商标或未注册的驰名商标,对于未注册、未认驰的普通商标,其不属于《商标法》第五十八条所保护的范围。由于不正当竞争行为既损害经营者权利,也损害消费者及其他市场参与者的权利、损害市场的公平竞争秩序,在先商标需具有一定影响力,未注册的普通商标可通过认驰证明其知名度与影响力,否则,亦难以被认定为《反不正当竞争法》第六条第四项所保护的范围。

对于“具有攀附在先商标的恶意”,通常需证明在后企业明知在先商标的存在,为相关公众所知悉的情况下,仍将与在先商标相同或近似的文字登记为企业字号。而对“明知”的判断,一般可参考在先商标的知名度、两者行业范围、商业关系、文书往来等事实情况。

而此类侵权行为,只需引起相关公众产生误认,即,在后企业规范使用其企业名称仍足以引起混淆的,其注册企业名称的行为亦构成不正当竞争。在最高院“宝岛眼镜”案 [4] 中,法院认为“如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性,不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称,即使规范使用仍容易产生市场混淆的,可以按照不正当竞争行为加以处理。”


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小结
2012年修订的《企业名称登记管理规定》允许从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称的牌匾可以适当简化 [5] ,在2020年《企业名称登记管理规定》进一步修订后相关条款被删除。正如“蓝海”案中最高院指出的,“从事商业、公共饮食、服务等行业从业人员对其企业名称简化使用有可能与他人在先权利冲突时,应当尊重并合理避让他人在先权利”,企业在对外经营中应按照诚实信用、尊重在先权利、公平竞争等原则,依法规范使用企业名称,以免引起混淆与侵权纠纷。



[1] 《反不正当竞争法新原理分论》,孔祥俊,法律出版社,2019年3月出版, p158。
[2](2019)最高法民再127号
[3](2020)最高法民再208号
[4](2020)最高法民再380号
[5]《企业名称登记管理规定》(2012年修订)第二十条 企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化,但应当报登记主管机关备案。