资本市场视野下的专利合规与侵权风险处置

日期：2021-12-02

引言

科创板是国内乃至全球范围内第一个对知识产权尤其是专利提出明确要求的板块，对提升拟上市企业乃至所有科创企业对知识产权的认识起到非常重要的意义； 2021年9月，中共中央国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，纲要指出到2025年知识产权强国建设取得明显成效，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元等等。相关政策表明，国家在建设国际一流营商环境的知识产权保护体系，在此背景下，专利诉讼爆发式地增长。特别指出的是，专利诉讼也被竞争对手作为狙击拟上市企业的武器。本文主要从拟上市企业的角度出发，探寻知识产权保护中拟上市企业面临的专利合规问题与侵权风险处置。

专利的概念

专利权是由政府授予的，在一定期间内、在一定地区范围内的对专利权人的发明创造所拥有的排它性权利。中国专利类型包括：发明专利、实用新型专利以及外观专利，其中发明专利的保护期限为20年，实用新型专利的保护期限10年，外观专利的保护期限15年。

交易所针对专利问题的问询总结

（一） 交易所对于拟上市企业的专利关注问题，主要涉及专利布局情况、专利纠纷等可能对企业经营发展产生重大影响的事项。

（二） 专利布局，特别是专利权的归属是交易所对发行人首次公开发行股票并上市审查和监管的重点之一。在交易所对拟上市公司的问询函中，涉及受让取得专利、共有专利是否存在纠纷，合作开发的专利权属、委托开发的专利权属是否存在瑕疵，专利许可的类型是否清晰，发明专利数量、质量、申请的地区、申请的时间等情形，都有可能影响发行人的核心技术，可能影响发行人的生产经营。资本市场的专利合规发现的主要法律问题概述如下表所示。

主题	关键词	具体问题
专利布局	1. 专利权属	1.1 专利权属是否存在完整、清晰，专利权属是否存在纠纷或潜在纠纷；
		1.2 受让取得的专利是否为核心技术，受让取得的专利占主营收入的比例，发行人是否有独立研发的能力；
		1.3 共有专利是否为核心技术，共有专利的各方的责任分配以及收益分配情况；
		1.4 合作研发的专利权属是否存在瑕疵，委托开发的专利权属是否清晰；
		1.5 专利许可的类型是否清晰，许可专利到期是否存在重大的经营风险；
		1.6 专利转让价格的公允性、专利转让的合理性；
		1.7 专利质押的专利权属是否清晰，是否存在重大的经营风险。
	2. 专利类型、数量、质量	科创板的科创属性：（3）形成主营业务收入的发明专利 5 项以上；
	2. 专利类型、数量、质量	专利的类型、数量、质量是否能保护核心技术产品，覆盖销售产品。
	3 . 专利地区布局	专利的地区布局应该与主营收入产品销售地区是否相对应。
	4 . 专利申请的时间	专利申请是否持续申请，能影响核心技术是否可持续创新。
	5 . 发明专利与主营业务收入的关系	发明专利与主营业务收入是否充分披露。
	6. 专利专利管理制度	专利管理制度是否健全。

（三） 专利纠纷，特别是专利侵权诉讼，是交易所对发行人首次公开发行股票并上市审查和监管的重点之一。在交易所对拟上市公司的问询函中，涉及专利侵权诉讼、专利权属纠纷、自身专利被无效等情形，都有可能影响发行人的核心技术，可能影响发行人的生产经营。下表将梳理资本市场的专利合规发现的主要法律问题概述如下。

主题	关键词	具体问题
专利纠纷	1. 专利侵权	1.1 发行人技术产品侵犯第三方的专利权；
	1. 专利侵权	1.2 第三方的技术产品侵犯发行人的专利权。
	2. 专利稳定性受到挑战	2.1 发行人的专利被第三方申请无效；
	2. 专利稳定性受到挑战	2.2 发行人无效第三方的专利。

专利问题对上市的影响与

可能给拟上市企业造成的法律障碍

（一）知识产权“惩罚性赔偿时代”来临，专利侵权后果不容小觑

随着我国对知识产权的日益重视，配套的法律法规也日趋完善，尤其是在《民法典》第1185条、《专利法》2020年修正、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》等法律法规、司法解释陆续明确知识产权惩罚性赔偿后，法院会根据侵权人侵权的性质和情节等因素对赔偿额度作出判定，而侵权人是否构成故意侵权则是法院考量适用惩罚性赔偿的关键因素。若拟上市的企业遭遇到专利诉讼，将会影响上市进程，甚至企业会因为专利诉讼而终止上市。

1. 法律规定

（1）企业在IPO期间涉及知识产权诉讼直接对企业上市产生重大影响的法律依据主要包括：《科创板首次公开发行股票注册管理办法》第十二条发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力： “(三)发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。 ”；《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力： “（三）不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。 ”

（2）《专利法》2020年新修订的专利法第七十一条规定： “侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；实际损失权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 ”

2. 因知产诉讼导致IPO受阻的案例

近几年来，因涉专利诉讼影响企业上市进程的案例每年均有发生，例如：

时间	发行人	诉讼情况	审核结果
2020	微导纳米	2019 年5月9日，NCD 株式会社以微导纳米生产销售的“AL2O3原子层沉积设备-夸父系列原子层沉积镀膜系统”落入其 ZL201110434373.6 号发明专利“用于薄膜沉积的方法和系统”的保护范围为由向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼。	终止
2019	上海拓璞	2019 年12月，上海拓璞遭到了主要国际竞争对手——迪菲厄发起的专利诉讼，诉讼请求：判令公司立刻停止一切侵害迪菲厄工业公司发明专利的行为，立即销毁所有库存的侵权产品、样品，并承担经济损失暂计人民币2656.82万元及为制止侵权行为所支出的合理费用暂计人民币80万元	终止
2021	影石创新	原告Maurizio Sole Festa、Alexis Fernandez以影石创新早期产品PanoClip侵犯其已获授权的专利权为由，向美国联邦地区法院（佛罗里达州南区）提起诉讼，请求法院判令发行人承担相应的专利侵权责任。	中止（财报更新）
2020	贵州白山云科技	网宿科技股份有限公司以白山云涉嫌侵害其四项专利权为由提起四件诉讼，请求法院判令白山云停止侵权并合计赔偿经济损失2.5亿余元人民币	白山云和保荐人撤回了上市申请
2020	极米科技	峰米科技以发行人制造的 Z6 系列型号投影仪所采用的技术方案完全落入光峰科技作为专利权人且已以“排他许可”方式许可峰米科技使用的 ZL201110086731.9 号发明专利之权利要求的保护范围构成侵权为由，向天津市第三中级人民法院起诉，请求判令两被告赔偿原告经济损失 4,500 万元人民币，以及维权合理支出共计 100 万元人民币，合计 4,600 万元人民币；	峰米科技已与发行人达成和解，正在撤回专利诉讼案件的起诉后，极米科技上市

以上为对拟上市企业与上市企业涉及的专利侵权问题的不完全统计。

综上所述，一旦专利侵权案件进入行政处罚或诉讼程序，其对拟上市企业造成的时间成本损失、财务成本损失将难以估量。

专利合规的主要方案

根据笔者针对资本市场中交易所针对专利问题的问询梳理，建议拟上市的企业应该在上市前做好充分的知识产权工作准备，减少上市过程中的风险，专利合规的主要方案如下：

（一）专利布局

专利布局是专利战略思想的体现和延伸，并不是一种毫无目的的，仅以数量取胜的专利申请集群行为。具有明显的目的性、前瞻性、实效性、针对性、匹配性、体系性和策略性。

其一，围绕主营收入贡献大的核心技术，找出创新点和改进点，围绕该核心创新点和改进点进行专利布局。其二，储备式布局，就是针对未来发展需要进行专利谋划，进而进行专利布局，有时还会成为前述自我保护式布局和针对竞争对手的围剿式布局的基础。其三，围绕时间进行专利布局，是指拟上市企业根据市场竞争形势的多变性，在准备上市之前的3-5年内，适时、准确、具体、连贯地提交专利申请并进行布局。

（二）构建专利预警机制

根据公司的核心产品搭建预警系统，根据企业战略确定预警范围，建立动态数据库，以形成行业跟踪能力的预警系统。在充分整合和利用信息资源的基础上，针对风险展开分析判断，发现各类潜在风险，评估风险带来的损失，进而制定规避风险措施。由于各个企业自身资金、发展境况各不相同，企业应结合自身情况制定风险应对机制。

（三）专利风险排查（FTO）

1. 什么是FTO

自由运作权（Freedom to Operate或FTO）指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入目标市场或实施相应的经营活动。

FTO分析的内容和对象，主要是有效的专利（授权专利和在审专利），以及失效的现有技术，分析的主要目的在于证明当前实施的技术属于可以自由实施的技术，而不会侵犯他人的专利权。

2. 为什么要进行FTO分析

企业实施FTO可能的场景有：项目立项、研发、产品制造、销售、出口/337调查、参展、电商平台销售、专利许可或交易、技术成果转移转化、技术或人才引进、IPO、律师函或警告函应对等。

如果不进行FTO分析，而造成产品上市后专利的侵权行为，在某些国家或市场，可能被认为是恶意侵权的行为，从而导致贵司可能承担惩罚性赔偿。如美国《专利法》第284条的规定，如果发生侵权，法院“可以将损害赔偿金提高到实际损失或基于评估的损失的三倍”。以及中国2020年新修订的《专利法》第七十一条规定： “对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 ”

3. 什么时候进行FTO分析

为了保障拟上市企业能够顺利进行和实现，并消除规避相应的知识产权的风险，建议拟上市企业在上市前应该针对主要营收产品进行专利风险排查（FTO）。假如，在交易所对该企业核心技术是否有竞争力持有疑问时，一份详尽的FTO报告可以有助于企业尽快通过审核；或者在竞争对手恶意提起诉讼阻挠上市时，一份详尽的FTO报告可以保证上市的顺利进行。

4. 如何进行FTO分析

进行FTO分析需要关注产品上市区域、产品技术特征、专利检索、专利筛选、权利要求比对分析和结论意见等六个方面的内容。 FTO的工作步骤如下：

（1）明确公司主营业务以及主营收入对应的产品

大多数拟上市的企业产品结构并不是单一的，一般都会涉及到多种产品，如果在拟上市之前，针对每一种产品进行专利排查，将会造成产品排查范围过大，所以界定FTO的范围非常重要，范围过大会导致成本巨大，范围太小可能无法排查风险，所以建议拟上市的企业根据公司的自身状况，先确定主营业务以及主营收入对应的产品，然后再根据相关的产品做专利风险排查FTO。

（2）产品的技术特征拆解

律师与公司技术人员进行沟通，对产品的技术方案涉及技术特征进行拆解和理解，将产品的技术特征拆解为一个个的小单元。一般一款产品涉及到的技术方案是比较复杂的，比如一款电动牙刷，它涉及到牙刷刷头的具体结构以及形状，牙刷刷头的材料特性，牙刷运动方式等等。

（3）专利检索

首先确定产品销售、制造、进出口地区，制定检索策略；因为专利是有地域性的，中国专利在中国有效，美国专利在美国有效；为了确定产品可能侵权的专利，需要确定专利检索排查的地区，然后根据上一步骤中已经拆解的技术特征形成相应的检索式，从而查找出相关度较高的专利。

（4）专利筛选

律师将会根据上一步骤检索到的多个目标专利，将目标产品与目标专利进行技术筛选和法律判断，判断多个目标专利与目标产品的相关性、相似度，筛选出与目标产品高度关联的多个目标专利。

（5）专利权利要求比对

律师针首先针对目标专利的范围进行解析，分析高风险目标专利的授权专利文本或公开文本涉及的技术方案、权利要求书的撰写方式，从该专利内部证据角度客观地判断其权利要求的保护范围；然后将高风险的目标专利的保护范围最大的权利要求包含的技术特征，与企业的产品包含的技术特征，进行技术特征的侵权比对，从而判断侵权风险等级。专利权利要求比对分析如下表所示：

技术特征	目标专利	目标产品	比对分析
A	一种电动牙刷充电装置，其特征在于，包括充电座以及充电线；	具有特征 A	根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第 2 款： …… 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。目标产品具有专利所限定的相关特征，因此目标产品落入目标专利的保护范围。
B	其中，所述充电线一端用于连接电源，另一端为充电插头，所述充电插头安装在所述充电座上并能使所述充电插头伸出所述充电座；	具有特征 B
C	所述充电座底部能放置在桌面或者地面上，所述充电座上存在电动牙刷放置空间在电动牙刷的充电口与所述充电插头相连接后电动牙刷能放置在所述充电座上并通过所述充电座一并立在桌面或者地面上。	具有特征 C

（6）结论意见

结论意见主要是明确目标产品与专利权保护范围之间存在风险程度的高低，并且根据专利权利要求的保护范围、实施FTO过程中掌握的现有技术证据、内外部证据角度以及客户的生产经营决策，提出一些初步的可行性的对策或解决建议，降低目标产品的专利侵权风险，从而降低企业的侵权风险。

实例分析——专利侵权

FTO报告在交易所问询中的作用

企业在科创板上市期间，经常被问询到是否涉及专利侵权问题，有些企业甚至会遭到对手的专利狙击，例如发送律师函或直接提起侵权之诉。为了扫清上市过程中的这些障碍，一份详尽FTO报告是不可或缺的。下面通过一个示例说明FTO报告对企业科创板上市起到的推动作用。

实例：科创板上市的格科微有限公司

格微有限公司是全球领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司目前主要提供 QVGA（8万像素）至1,300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD 驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。

上交所对格科微首轮问询6中指出：

根据申报材料，发行人与矽创电子存在专利纠纷。（1）2018年3月22日，矽创电子以格科微上海和珠海盛容通电子科技有限公司（系格科微上海的经销商）侵犯了其作为专利权人的ZL201180047165.9号专利发明权为由（涉诉产品为包括GC9304、GC9305、GC9306、GC9307 在内的相关显示驱动芯片产品），向广州知识产权法院提起民事诉讼并立案。（2）此外，矽创电子于2017年12月30日亦在中国台湾地区的台湾智慧财产法院向格科微上海及力晶科技股份有限公司（格科微上海在台湾的晶圆代工厂）提起诉讼，矽创电子主张格科微上海GC9305、GC9306、GC9306S、GC9307 产品侵犯其台湾专利 I457906（ZL201180047165.9同族专利），该案尚在进行中。（3）若公司就 ZL201180047165.9号专利相关纠纷败诉，根据矽创电子向广州知识产权法院和台湾智慧财产法院提出的诉讼请求，格科微上海可能被判令支付约 840 万元的侵权赔偿金和相关费用。涉诉产品GC9304、GC9305、GC9306、GC9306S、GC9307 在2017年至2020年第一季度的收入金额分别为19,538.43万元、22,712.78万元、17,986.98万元和3,747.73万元，占发行人同期营业收入的比例分别为9.93%、10.35%、4.87%和3.00%。

请发行人说明：（1）涉诉专利的主要内容，涉及的核心技术点或工艺方案，该等专利所对应的产品、报告期内的销量、销售收入与毛利、相关产品存货各期末结存数量、账面余额和存货跌价准备；（2）结合发行人可能涉及涉诉专利产品的技术方案与涉诉专利的权利要求的比对情况，进一步论证发行人是否构成专利侵权，并提供充分内外部依据；（3）合理预计该案件的不利诉讼结果对发行人核心技术、在研技术、产品销售、存货以及财务状况所造成的不利影响；（4）结合上述情形进一步论证上述诉讼事项对发行人持续经营的影响，发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册办法》）第十二条第（三）项的规定。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并明确发表意见。

发行人的披露如下：

（1）核查：就本问题，本所律师履行了包括但不限于以下核查程序： 1. 取得了上海华诚律师事务所及北京市集佳律师事务所上海分所（以下均称为“境内专利代理律师”）、2. 天晴和永法律事务所（“台湾专利诉讼律师”）出具的法律分析意见； 3. 发行人有关涉诉产品诉讼影响的书面说明； 4. 取得了发行人就涉诉产品及其他产品和涉诉专利的比对分析； 5. 取得了发行人就涉诉产品研发过程及对公司影响等事项的书面说明； 6. 获取并查阅了发行人存货清单及收入明细，针对案件不利诉讼结果对收入、存货及财务情况的影响进行了分析。

（2）结合发行人可能涉及涉诉专利产品的技术方案与涉诉专利的权利要求的比对情况，进一步论证发行人是否构成专利侵权，并提供充分内外部依据。

A. 涉诉产品技术方案与涉诉专利权利要求的比对情况

根据境内专利代理律师就GC9304、GC9305、GC9306、GC9307的技术方案与ZL201180047165.9号专利出具的专利比对分析及发行人的说明，GC9304、 GC9305、GC9306、GC9307的技术方案与ZL201180047165.9号专利的14项权利要求均不相同，该等产品未落入ZL201180047165.9号专利各项权利要求的保护范围。

根据发行人的比对分析，GC9305、GC9306、GC9306S、GC9307的技术特征与 I457906号专利的14项权利要求均不相同。另根据发行人的说明，台湾“智慧财产局”已于2020年8月12日作出宣告专利无效的行政决定，同时亦允许权利人更正 I457906号专利的权利请求，而格科微上海即将向“智慧财产局”的上级行政主管部门“经济部”请求撤销该等行政处分决定。因此I457906号专利要求本身并不稳定，发行人的比对分析是基于请求变更前的专利权利要求所作。

综上，根据发行人就涉诉产品与涉诉专利的比对分析，涉诉产品的技术方案与涉诉专利的权利要求均不相同，涉诉产品未落入涉诉专利的保护范围内。

发行人涉诉产品技术方案与涉诉专利的权利要求的比对情况等信息，发行人已申请豁免信息披露，公司本次信息豁免披露符合相关规定，不影响投资者决策判断，不存在泄密风险，并经保荐机构和发行人律师出具专项核查报告。

B. 发行人产品被认定为专利侵权的可能性较小

根据境内专利代理律师就ZL201180047165.9号专利的权利要求和 GC9304、GC9305、GC9306、GC9307产品的技术方案作出的比对分析，该等产品的技术特征与ZL201180047165.9号专利的权利要求均不相同，该等未落入目标专利权利要求1~14的保护范围。根据境内专利代理律师出具的法律意见，ZL201180047165.9号专利被无效的可能性大。综上，GC9304、GC9305、GC9306、GC9307产品被认定为侵犯ZL201180047165.9号专利权的可能性较小。

上交所最终采纳律师的法律意见书，格科微有限公司得以顺利过会。通过该案例可以看出，格科微有限公司在招股说明书以及第一次补充法律意见书中均以专利律师做出的FTO作为无侵权风险的依据，虽然其作为被告的以下侵权诉讼案件仍在审理，但是因为涉案产品收入占比较低且整体上呈现下降趋势，涉案产品不会影响其他显示驱动芯片产品的销售或者其它产品的销售，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，基于以上几点，格科微有限公司最终顺利通过审核并且上市。

总结

从资本市场中多个拟上市企业被问询到到知识产权问题现象可以得出，随着商业环境的变化，新专利法的实施，知识产权不再仅仅是保护手段，而已经成为企业竞争的重要手段，从科创板企业IPO过程中就可以看到，众多企业已经开始将知识产权作为竞争手段。因此，建议拟企业做好上市前的核心技术、核心产品侵权风险分析，以此应对竞争对手在上市的过程对核心产品发起专利侵权诉讼，避免因为专利问题影响上市进程。

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