科创板视角下的商标合规与应对策略
日期：2021-09-232018年11月5日，习主席在召开的首届中国国际进口博览会上宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。随后中国证监会(以下简称“中国证监会”)于2019年1月发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(以下简称《实施意见》)，成为后期陆续出台的科创板“2+6”规则的基础。《实施意见》的指导思想部分表述如下：“贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，着眼于加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系，从设立上交所科创板入手，稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，发挥资本市场对提升科技创新能力和实体经济竞争力的支持功能，更好服务高质量发展。”从上述表述可以看出，科创板的设立是为了推动科技新兴行业企业融资并服务于资本市场体系改革的。2019年7月22日，科创板正式开市，首批25家上市企业揭开科创板的大幕；截至2020年11月13日，已有195家公司在科创板挂牌上市，126家公司进入问询阶段，其进度之快，充分展现了领导层对资本市场支持实体经济和金融供给侧改革的高度重视。
一、科创板法规制度结构
2019年3月1日，证监会在《总体实施方案》和《实施意见》的基础上发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》，自公布之日起实施。经证监会批准，上海证券交易所(以下简称“上交所”)也随后正式发布了科创板6项配套业务规则：《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票发行承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》、《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》，形成了科创板的“2+6”核心制度规则，此后上交所还陆续增加了《上海证券交易所科创板股票发行上市推荐指引》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等配套规则。在上述相关制度中对主体资格、经营年限、股本要求等各方面作出了规定，下文主要就其中涉及对拟上市企业商标相关的要求作出了整理。
二、科创板视角下的商标合规与应对策略
从科创板相关规定的要求可见，科创板对商标的要求主要在于商标权属的清晰与商标权利的完整、是否存在重大诉讼隐患。由此出发，笔者认为可从商标注册类别入手，着重梳理公司海内外主营商标情况，关注公司战略发展的商标需求，关注域名、知名商品名称、商号及其他商品化权益等生产经营活动中可能涉及的商业标识，以及竞争对手的商标注册布局，以求从商标确权角度，全面排查涉诉隐患，提供相应合规应对策略。
（一）商标注册类别分析
通常，商标保护范围建立在对应的商品和服务类别上，公司应基于自身的生产经营活动选择必要、适当的注册类别。而商标申请的类别并非越多越好，根据我国商标法，对于没有正当理由连续三年不使用的注册商标，任何单位或个人均可向商标局申请撤销。
因此，明确注册类别是商标合规的必经之路，更是为公司发展保驾护航的重要步骤。首先，应明确公司生产经营活动直接对应的核心类别。其次，需明确主营业务可能涉及的类别，例如，伴随主营业务所出版的相关期刊杂志所属类别等。同时，需关注易被抢注的类别，如公司战略发展中可能涉及的业务领域所属类别，或对品牌具有不良影响的类别。另外，防御布局的商标类别也应引起重视，如关联性较低的商标类别等。
通常，《类似商品和服务区分表》中同一类似群的商品或服务属于类似商品或服务，梳理时可根据公司的商品或服务项目定位所属的商标类别，明确群组，结合公司情况分析其保护必要性。以下示例以物联网行业为例：
(示例1：商标注册类别分析)
（二）主营商标海内外注册情况分析
主营商标是公司核心知识产权资产之一，无论国内商标或海外商标，根据科创板相关规定的要求，主营商标的权利归属、权利稳定性、是否涉及重大诉讼风险等问题需要一一明确。
根据广东省已注册生效的55家公司问询函情况（截至2021年9月16日，数据来源：上海证券交易所、见微数据），我们发现在科创板新规的框架下，对于公司主营商标的注册情况，重点关注问题包括以下四个方面：
1. 商标权利的有效性包括商标状态是否有效，专用权期限如何，是否存在商标撤销申请、无效宣告申请等异常情形。
2. 商标权利的独立性则包括商标权是否属于控股股东、实际控制人及其控制的其他公司，是否存在许可、转让等情形，是否存在其他权利人。如存在，权利的共享方式、条件、费用、期限等情况如何，是否已完成权属变更等。
3. 商标权利的完整性包括是否存在质押、诉讼、仲裁等风险。
4. 商标的侵权风险，通常涉及OEM、ODM工业生产模式中的知识产权归属问题，以及商标使用中与相同或近似商号引起的侵权和被侵权情形等。
因此，对主营商标注册情况的梳理包括宏观上的分布类别与商标状态，以直观展现主营商标的注册是否符合、满足公司的实际情况和发展需要。而主营商标在核心类别的注册、使用情况需明确到商标注册信息的方方面面，以保证可及时、全面地筛查风险、监测商标状态。
（示例2：主营商标类别分布情况统计）
（示例3：国内主营商标在核心类别的详细注册情况）
(示例4：国际主营商标在核心类别的详细注册情况)
（三）公司战略规划的业务领域所涉商标预警
由于商标申请存在一定的周期，对于公司今后发展中可能涉及的新业务领域，需提前考虑商标布局，避免出现主营商标在新业务领域所涉类别被注册、或存在近似商标阻碍的情形。
(示例5：战略规划所涉商标预警)
（四）商号、知名商品名称、域名、商品化权益等其他商业标识使用情况分析
商号作为商业标识在使用过程中，通常也一定程度上起着区分产品来源的作用。商号与商标权利的交叉之处，可能存在侵权或被侵权的风险。在科创板上市项目问询中，不乏对发行人与使用近似商号的其他公司的关系、对发行人商号可能引起的侵权纠纷之审查[1]，因此需着重排查是否与使用关联名称的其他公司之间存在潜在纠纷可能。由竞争对手提出商标或商号诉讼以狙击上市进程的案例也屡见不鲜[2]，排查竞争对手的商标和商号情况，可以提前对可能存在的诉讼风险作出判断。
域名则是另一种可能引起侵权纠纷的商业标识，同时也是科创板中关于商标问询的重点内容之一。[3] 商标和域名都具有唯一性、排他性和标识性的特点，容易在同业竞争者间引起纠纷。因此部分公司选择把商标、商号和域名统一起来，将商标或商号的拼音注册为域名，或将域名注册为商标。梳理公司域名情况，可以进一步排查公司商业标识相关的诉讼风险。
在商业标识的语境下，知名商品特有名称有时也发挥着识别来源的作用。对于一些特定商品名称，经过长期、大量的使用，该名称实际上也足以代表产品的特定来源。如，在集成电路行业中，公司在编制产品型号时加入代表自己公司的特定代码或自行编制代码，产生了集成电路的特有名称，这样的特有名称也可能产生类似商标的作用。[4]
另外，公司发展过程中产生的商品化权益也可能引起侵权纠纷或诉讼风险。商品化权益包括公司本身所关联的或创造的知名名称、标记、人物形象等标识。对权利人而言，通过对这些标识与商品或服务的结合进行商业性使用可以获得相应利益。近年已有多个类似案例将上述商品化权益认定为《商标法》第三十二条的“在先权利”[5]，他人如未经许可将这类标识作为商标性标识予以使用，则可能引起侵权纠纷。因此对于商品化权益的筛查同样重要。
(示例6：其他商标性使用标识情况)
(示例7：竞争对手商标情况)
(示例8：商标被抢注情况)
（五）商标合规解决方案
1. 国内主营商标
对于未提出商标申请的商业标识、商号，应根据实际情况及时提出商标申请。如遭遇抢注而存在侵权或被侵权情形，可对在先申请商标提出异议或发起无效宣告，同时结合谈判、诉讼、仲裁等多元化的处理方式，缩短案件处理时间。
对于尚未注册的商标，在披露注册情况的同时，应明确商标是否属于公司知识产权的核心资产。如遇注册困难，可根据阻碍因素选择适合的处理方案。如，对于被驳回注册的核心商标，明确是否属于核心类别，在争取注册的同时考虑备选方案。[6]
对于已注册商标，针对不同层面的潜在风险予以不同处理。
2. 海外主营商标
对于国际商标，除适用国内商标合规与维护策略外，应考虑海外市场的受众特点与文化特色，结合TRIPS等国际条约、马德里体系等国际商标体系进行合理布局、监测、与维权。
国际商标的标识可结合海外市场与文化特色，根据需要选择“图形”，“英文”，“中文”等其他形式的商标元素或其组合确定商标标识。需要注意的是，仅由汉字构成的商标在一些非汉语言文化的国家被视为图形商标，如在欧盟地区，非欧盟语言的其他文字申请带有描述性的词汇甚至通用名称，也可能由于无法传达文字含义而获得显著性，从而获准注册[7] 。公司需根据生产经营的实际情况选择适当的海外商标拓展形式。
而国际商标的申请，可根据当地商标法律法规和优惠政策制定不同的策略，如，需布局多个海外国家商标申请，公司可依据已持有的中国商标，通过马德里商标体系申请商标的国际注册，比在逐一国家提出申请费用更加低廉。又如美国商标法（《兰哈姆法》）要求商标以实际使用为注册基础，申请人需提供商标在美国范围内的使用证据。而加拿大商标的审查期平均十二个月以上，申请周期较长，如有拓展意向，需尽早提出申请。
国际商标另一常见问题则是被抢注。应对抢注，前期可通过世界知识产权组织的商标数据库等全球数据库监测大部分国家的商标注册情况，一旦发现抢注，根据具体国家或地区的司法、行政体系特点，通过谈判、提出异议与无效宣告申请等途径灵活处理，同时，结合国际条约和具体国家或地区的法律法规，如连续三年或五年不使用撤销等规定，予以精准打击。
三、结语
科创板一系列规定对发行人的商标合规提出了较高的要求，企业可以通过梳理海内外商标持有情况，明确商标核心类目的权利归属、取得方式、专用权期限等细节，关注商标所涉交易的有效性与合理性、商标资产的独立性与稳定性、商标与商号、域名等商业标识的潜在纠纷等问题，更游刃有余地应对商标合规，在合规的同时，重视战略发展下的商标布局，为科创板上市后的发展助力。
[1] 见森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2021年2月10日关于第一次问询函的回复。
[2] 如紫光照明与紫光集团的商标纠纷，见深圳市紫光照明技术股份有限公司2021年1月29日关于审核中心意见落实函的回复。
[3] 见上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2020年9月9日发行人及保荐机构回复意见。
[4] （2017）粤03民终835号
[5] （2015）京知行初字第6360号“功夫熊猫”案、（2019）京73行初4926号“三生三世十里桃花”案。
[6] 见深圳云天励飞技术股份有限公司2021年3月12日发行人及保荐机构回复意见。
[7] 欧盟图形商标“豆腐”，商标号为013334801，核定类目为29类，包含“豆腐”等商品。
