专利使用权出资相关法律事项分析与探讨
日期：2021-09-16专利使用权能否用于出资是一个富有争议的问题，本文拟通过对现行法律法规、行业规定的梳理，并结合相关案例，对专利使用权出资的合法合规性进行探究。需要说明的是，本文论述只针对将专利使用权用于公司出资的行为，暂不讨论用于非公司企业法人、农民专业合作社（联合社）的情形。
一、相关法律规定
（一）法律、行政法规的不明朗态度
现行法律、行政法规并没有就专利使用权用于公司出资进行明确的规定，判断其合法合规的依据只能参考关于公司出资的一般规定。
《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。因此如果使用非货币财产作价出资的，公司法要求满足三个条件：可以用货币估价、可以依法转让、不属于法律行政法规规定不得作为出资的财产。
关于不得用于公司出资的财产，《公司登记管理条例》第十四条规定，股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。类似规定可见2022年3月1日生效的《市场主体登记管理条例》，该条例第十三条第二款规定，出资方式应当符合法律、行政法规的规定。公司股东、非公司企业法人出资人、农民专业合作社（联合社）成员不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。
因此，可以认为，如果股东用于出资的非货币财产不属于股东的劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产，同时该财产能够用货币估价、可以依法转让给公司，则出资能得到法律的认可。
（二）法律执行情况
因为法律法规的不明朗态度，作为判断专利使用权出资合法性的前哨站的工商登记部门的观点就尤其值得引起重视。2018年曾有法律工作者电话咨询了北京市、上海市、湖南省及四川省的部分工商行政管理局及知识产权局[1]，其中北京市接受咨询人员表示不允许股东以专利许可使用权出资；上海市接受咨询人员表示需要根据专利的实际情况判断能否以专利许可使用权出资；湖南省接受咨询人员表示虽然政策上较为支持，但操作层面因缺乏先例并不鼓励；四川省接受咨询人员表示投资者可自由选择出资形式，工商部门和知识产权局并不干涉。
（三）地方规范的不同态度
尽管法律、行政法规没有就专利使用权用于公司出资作出规定，但是地方政府部门对此事项已经先行进行了探索，但是各地的规定呈现出不同的态度。
有的地方政府鼓励使用无形资产的使用权进行公司出资。如广东省人民代表大会于2019年11月29日发布《广东省促进科技成果转化条例》，该条例第九条第二款规定，鼓励高等院校、科学技术研究开发机构将与科技成果转化相关的固定资产以及科技成果等无形资产的所有权或者使用权入股组建科技成果转化实体；上海市工商行政管理局于2011年2月16日发布《关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》，该意见提出鼓励公司股权出资、债权转股权，盘活公司资产，促进公司财产性权利转化为资本。扩大知识产权出资范围，开展专利使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作。如果说上述两个规定只是鼓励专利使用权出资的话，那么湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局、湖南省知识产权局于2014年12月联合发布的《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定（规定）》（以下简称《若干规定》）则是地方性法规中对此规定最详细的。为便利后续讨论，兹全文引用如下：
为建设创新型湖南，鼓励创新创业，加快知识产权转化运用，经省人民政府同意，现就以专利使用权出资登记注册公司事项作如下规定：
一、专利使用权是专利权人使用该项专利应用于生产并获得收益的权利，属于知识产权范畴。专利使用权出资是将其作为资本进行投资，与资金投资方提供的资金共同投资入股。
二、在登记注册公司时允许专利权人用专利使用权作价出资，入股比例不受限制，促进财产性权利转化为资本。
三、用专利使用权作价出资登记注册公司应该具备以下条件：
（一）对用于出资的专利使用权由有资质的专业评估机构进行评估作价，并不得高估或者低估作价；
（二）专利许可方式为在中国境内独占许可，即双方应签订独占专利实施许可合同，包括专利权人在内的任何第三方都不得具有对该项专利技术的使用权；
（三）以专利使用权出资方具有持续获取与所在公司业务发展相关专利的能力；
（四）符合登记注册公司相关规定。
四、各级专利主管部门应加强对以专利使用权出资有关事项的监管，对出资方提交的以下资料进行有效性审查：
（一）专利登记簿副本；
（二）专利实施许可合同；
（三）专利实施许可合同备案证明。
五、按时缴纳专利年费，保持专利权的有效性。
六、以专利使用权出资方可以用新的专利权或专利使用权作价用于公司资本维持。
七、本规定试行期2年。
从规定看，湖南省对于专利权出资秉持积极支持的态度，相较于前列的鼓励性规定，《若干规定》无疑更具有可操作性。它明确约定“允许专利权人用专利使用权作价出资”，并且入股比例不受限制；为满足公司法等法律法规对于出资的要求，《若干规定》要求用于出资的专利使用权必须由专业评估机构进行评估作价，并且专利许可方式只能是中国境内独占许可。同时基于资本维持的考量，要求专利权人按时缴纳专利年费，还可以用新的专利权或专利使用权作价用于公司资本维持。不过，该规定试用期2年，且后续并未出台更新的规定。
也有地方政府明确禁止专利使用权用于出资。深圳市人民政府于1998年9月发布《深圳经济特区技术成果管理办法》，其中规定专利权可以作价入股，但“本办法所称的专利权、计算机软件著作权是指依照中国法律产生的有关权利，不包括依照外国法律产生的权利，也不包括有关权利的使用许可”，因此明确排除了专利使用权用于出资的可能性。
二、相关案例分析
（一）司法案例
知识产权使用权用于出资的事例并不多见，进入司法程序的更只有其中一小部分，笔者整理了几个相关案例，详情如下：
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案号 |
审理法院 |
相关事实 |
法院意见 |
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(2013) 淮民二初字第00050号 |
安徽省淮北市中级人民法院 |
2012年5月18日，张峰与谢长利签订了合作协议，其中约定谢长利以“濉口”注册商标使用权出资，张峰及久丰公司主张谢长利未将“濉口”注册商标转让给张峰、久丰公司，构成违约。 |
法院认为，张峰与谢长利于2012年5月18日签订的合作协议，内容不违反法律规定，属有效合同，对双方当事人具有法律约束力。合作协议约定谢长利仅是以“濉口”注册商标使用权作为合作出资，并未约定谢长利是以“濉口”注册商标专用权出资，故谢长利未将“濉口”注册商标转让至久丰公司或张峰名下，并不构成违约。 |
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(2017) 晋民初42号 |
山西省高级人民法院 |
2010年8月31日，梁士臣以两项商标使用权作价13.42亿元对三峡全通涂镀板有限公司出资，原告主张梁士臣此次出资存在出资不实。 |
法院认为，天成会计公司提供了梁士臣出资时的《验资报告》的工作底稿，公司提供了相关合同、评估报告、验资报告，且原告未能提供证据证明天成会计公司验资报告存在验资不实的具体数额，所以无法认定梁士臣存在出资不实的情况。 |
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(2018) 沪02民终9872号 |
上海市第二中级人民法院 |
2012年4月18日，上海汉光与其他当事人签订合作协议书，约定上海汉光以知识产权和专有技术出资，其中包括两项专利使用权和两项商标使用权，上诉人主张上海汉光未全面履行无形资产出资义务。 |
法院认为处理本案争议的关键在于无形资产出资的交付标准，现公司已取得上海汉光相关知识产权和专有技术的排他性使用许可，且公司事实上在经营中已使用相关知识产权和专有技术，因此可以认定上海汉光已履行了相关无形资产出资义务。对于原告主张上海汉光应以无形资产的所有权出资，法院认为该主张与双方协议约定的无形资产出资方式相悖，不予认可。 |
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(2018) 粤民终1405号 |
广东省高级人民法院 |
宁左杰在与他人合资设立公司签订的合作协议中约定，其以相关专利技术和模具作为投资，宁左杰用于投资的专利除原持有专利公司使用外，不得再授权第三方使用。后宁左杰将专利转让给第三人。原审原告请求判令宁左杰后续的专利转让行为无效，宁左杰将涉案专利权登记到原审原告名下。 |
法院认为，根据专利法的规定，专利权人既可以自己实施专利，也可以许可他人实施专利，因此，以专利技术作为出资方式的，既可以是以专利所有权作为出资方式，也可以是以专利许可使用权作为出资方式，根据合作协议约定及后续的专利许可使用协议，法院认为宁左杰是以专利使用权出资，其是专利权的专利权人，转让行为合法有效。 |
（二）IPO案例
根据网络公开信息的检索，IPO中涉及专利使用权出资的案例并不多见，整理如下：
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案例 |
事实 |
分析与处理 |
审核结果 |
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罗普斯金 (002333) |
2001年，发行人前身第四次增资，其中股东台湾罗普斯金用于出资的包括专利使用权，作价160万美元。 |
台湾罗普斯金用于出资的专利使用权符合相关法律规定的用于出资的财产应当“可以用货币估价”及“可以依法转让”的要件，且以该等专利使用权出资不存在潜在的产权纠纷和其他性质的争议；该等专利使用权而非专利权的出资符合罗普斯金当时的现实需要，且对罗普斯金占有、正常使用该等专利并获取收益未产生任何不利影响和障碍。 |
2010年上市 |
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赛诺医疗 (688108) |
2011年，赛诺控股将被AlchiMedics授权使用的专利技术使用权转让给发行人前身作为无形资产出资并作价 1,300 万美元。 |
本次增资赛诺控股以所持“具有附加在电移植底涂层上的可生物降解释放层的药物洗脱支架”发明专利中国区域的独占使用权出资评估作价公允合理，该等专利使用权出资符合发行人前身当时的现实需要，实际出资情况与验资报告不存在差异，对发行人前身占有、正常使用该等专利并获取收益未产生任何不利影响和障碍；上述专利使用权出资作价经开元资产评估有限公司追溯评估确认不存在高估的情形。 赛诺控股2012年收购 AlchiMedics 100%股权，AlchiMedics于 2014 年7月将前述专利无偿转移给发行人前身。 |
2019年上市 |
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芯源微 (688037) |
2002 年，韩国 STL 以 60 万美元现金及专利技术使用权作价 60 万美元，合计 120 万美元与先进制造共同设立芯源半导体（发行人前身）。 |
2006年，韩国STL将持有的发行人股权无偿转让给发行人指定的第三方（第三方将股权转让价款支付给发行人），实质上放弃了专利使用权出资取得的股权，因此其使用专利使用权出资不会对公司注册资本产生影响。2019年6月，华普天健会计师事务所对公司注册资本的充实性进行了验证，认为沈阳芯源的注册资本已经全部缴付到位。 2019年6月，沈阳市市场监督管理局出具了确认意见，证明公司注册资本已全部到位；沈阳市商务局确认发行人设立时外方股东以技术出资符合当时中外合资经营企业的有关规定。 发行人第一大股东承诺对韩国 STL 以专利技术使用权出资事项可能给发行人造成的损失予以赔偿。 |
2019年上市 |
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晶合集成 |
2017 年 3 月，经台湾经济部投资审议委员会批准，力晶科技以 58 项专利技术使用权作价人民币 20 亿元向晶合集成增资。 |
2016年，资产评估公司对力晶科技拟出资的58项专利技术使用权进行了评估，2017年合肥市国资委就上述资产评估进行了备案。2020年1月，具备证券期货相关业务资格的评估机构对前述资产评估报告进行了复核，确认原评估结论合理。 2020 年 9 月，力晶科技与发行人签署《专利转让协议》，约定将尚在有效期内的44 项专利所有权无偿转让给发行人。 |
审核上市中 |
因IPO过程中监管机构会着重关注公司注册资本是否已足额缴纳，股东用于出资的财产产权是否清晰，如涉及专利的投入，监管机构会关注相关专利是否存在重大不利变化的风险，公司核心技术是否可能构成对专利权人的重大依赖。因此从既往的案例可以发现，拟上市公司对于历史上的专利使用权出资非常谨慎，会聘请评估机构对用于出资的专利使用权进行评估乃至于对评估报告复核，也会要求当地政府部门对出资的合法合规性予以确认，后续一般会取得相关专利的所有权以避免法律上的瑕疵。
四、分析意见及注意事项
（一）分析意见
从前述分析可知，专利使用权能否用于出资在理论上仍存在争议。《专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。因此专利的使用权具有财产性，可以用货币进行估价。关于专利使用权估价的详细规定还见于中国资产评估协会发布的《专利资产评估指导意见》，其中规定，专利资产评估业务的评估对象是指专利资产权益，包括专利所有权和专利使用权。专利权人许可他人使用专利的行为即专利使用权的转让，不过不同于其他财产，专利权作为一项无形财产，其许可方式主要有普通许可、排他许可、独占许可。多样的许可方式，影响的不只是专利使用权的估值，还会影响到许可能否被认定为是一种合法的出资方式。专利权的实施许可能否视为出资人对出资财产进行了转让、将专利许可给公司使用能否视为出资都存在争议。反对的观点会认为基于公司资本维持的考量，应当不允许将专利使用权用于出资，专利使用权用于出资，公司获得仅仅是实施专利的许可，并不足以变成公司的独立财产用以承担法律责任。
但实践上，从司法、行政机关的态度来看，因为其需要处理多种多样的具体案例，所以较之法律规定更为灵活、明确，法院一般并不积极宣告专利使用权出资无效，工商登记部门也视各地情况各有不同，但拟上市企业因为对企业运作的规范性要求较高，所以一般都会对历史上的专利使用权出资进行处理，以防范可能的法律风险和监管问询。因此，如果公司有上市的计划，基于规范运作的考量，最好及时咨询法律专业人士对公司存在的专利使用权出资情况进行处理。
（二）注意事项
如果需要使用专利使用权用于公司出资，需要注意以下事项：
1. 出资前事先与公司所在地工商登记部门进行沟通，询问其是否认可此种出资方式。但随着公司法将注册资本从实缴制调整为认缴制，可以预见到工商局一般不会对能否以专利使用权出资给予明确意见。
2. 将专利使用权用于出资时要聘请专业的资产评估机构进行评估，以评估结论为基础计算出资额，防止产生出资不实等争议。
3. 将专利使用权用于出资的，不仅要办理许可合同备案，同时也要转移必要的技术资料给公司，同时专利权人对于专利使用中出现的技术问题也要提供必要的指导和协助。
4. 考虑到股东（尤其主要股东）不与出资公司同业竞争，用于出资的专利使用权应约定为独占许可，便于公司充分享受相关权利带来的收益，并且从诉讼角度考虑，如他人侵犯公司享有的股东出资的专利使用权，独占许可能为公司及时维护自己的权利提供最大的便利。
5. 审慎签订投资协议，尽量确保协议条款的完整性，可参考前引的《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定（规定）》，要求就出资人取得专利实施许可合同备案证明，按时缴纳专利年费，要求出资人在适当的时候可用新的专利权或专利使用权作价用于公司资本维持。
6. 明确出资人的资本补缴责任与瑕疵担保责任，对于非因市场变化或其他客观原因导致的专利使用权价值贬损，出资人应当承担补缴责任；对于专利使用权存在权利上的瑕疵的，出资人应承担瑕疵担保责任。
